Contrat de licence de marque : clauses, redevances, enregistrement INPI

Sommaire

Licence de marque : définition et différence avec la cession

Types de licence : exclusive, simple, totale ou partielle

Clauses essentielles du contrat de licence de marque

Fixation et calcul des redevances

Contrôle de qualité et obligations du licencié

Inscription au registre national des marques INPI

Durée, résiliation et sort des stocks

Erreurs fréquentes et points de vigilance

FAQ

Pour aller plus loin

Licence de marque : définition et différence avec la cession

La licence de marque est le contrat par lequel le titulaire d'une marque enregistrée autorise un tiers, le licencié, à exploiter son signe pour tout ou partie des produits et services visés à l'enregistrement. Un contrat de licence de marque ne transfère donc pas la propriété du signe, à la différence de la cession. Cette distinction commande le reste du dispositif : le titulaire conserve la charge du renouvellement et le pouvoir de contrôler l'usage fait de sa marque. Le code de la propriété intellectuelle exige un écrit, à peine de nullité.

Types de licence : exclusive, simple, totale ou partielle

Le degré d'exclusivité conditionne la valeur économique du contrat et le niveau de risque assumé par chaque partie.

• Licence exclusive : le titulaire s'interdit de concéder d'autres licences sur le périmètre défini. Précisez s'il s'interdit également d'exploiter lui-même la marque, faute de quoi l'exclusivité reste partielle.
• Licence simple : plusieurs licenciés coexistent sur le même territoire, ce qui suppose des règles de coordination commerciale.
• Licence totale ou partielle : la licence peut ne viser qu'une partie des classes de produits et services, un territoire donné ou un canal de distribution.

Une licence partielle mal découpée crée des zones de recouvrement entre licenciés, source de contentieux entre eux et non avec le titulaire.

Découper le périmètre d'une licence suppose de croiser le libellé de dépôt, la réalité commerciale et les projets d'extension de gamme.
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Clauses essentielles du contrat de licence de marque

Un contrat de licence de marque exploitable en contentieux repose sur un socle de clauses non facultatives :

1. Identification précise de la marque : numéro d'enregistrement, classes visées, représentation du signe.
2. Périmètre concédé : produits et services, territoire, exclusivité, droit de sous-licencier ou interdiction expresse.
3. Redevances : assiette, taux, périodicité, audit des comptes.
4. Contrôle de qualité : normes d'usage, validation préalable des supports.
5. Défense de la marque : qui agit en contrefaçon, qui supporte les frais, qui perçoit les dommages et intérêts.
6. Résiliation : cas de rupture, préavis, sort des stocks.

La clause relative à l'action en contrefaçon mérite une attention particulière. En l'absence de stipulation contraire, le licencié ne peut agir qu'avec le consentement du titulaire ; le licencié exclusif peut, lui, agir après avoir mis en demeure le titulaire resté inactif. Un contrat silencieux prive donc le licencié de tout recours autonome.

Fixation et calcul des redevances

Les redevances, ou royalties, se calculent le plus souvent sur le chiffre d'affaires net réalisé sous la marque. L'assiette doit être définie avec précision : remises, retours, taxes et ventes intragroupe doivent être expressément inclus ou exclus.

Le minimum garanti protège le titulaire contre un licencié passif qui bloquerait un territoire sans l'exploiter. Prévoyez un droit d'audit sur les comptes du licencié, avec une périodicité et une prise en charge des frais définies à l'avance.

Une assiette de redevances imprécise se règle rarement à l'amiable : elle se découvre au premier audit.
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Contrôle de qualité et obligations du licencié

Le contrôle de qualité n'est pas une clause de confort. Une marque exploitée sans surveillance perd sa fonction de garantie d'origine et peut devenir trompeuse pour le public, ce qui expose le titulaire à une action en déchéance. Le contrat doit donc imposer au licencié des standards vérifiables : cahier des charges produit, charte graphique, validation préalable des campagnes, procédure de retrait en cas de non-conformité.

Côté licencié, les obligations classiques sont l'exploitation effective de la marque, le respect du périmètre concédé, la remise de rapports de ventes et l'interdiction de déposer des signes similaires. L'obligation d'exploiter présente un intérêt direct pour le titulaire : une marque non utilisée pendant 5 ans encourt la déchéance, et l'usage par le licencié vaut usage par le titulaire.

Inscription au registre national des marques INPI

La licence produit ses effets entre les parties dès sa signature, mais elle n'est opposable aux tiers qu'après inscription au registre national des marques tenu par l'INPI. Sans cette formalité, le licencié se heurte à plusieurs difficultés concrètes : un acquéreur de la marque peut ignorer son droit d'exploitation, et sa capacité à intervenir dans une procédure en contrefaçon devient incertaine.

La demande d'inscription s'effectue en ligne sur le portail de l'INPI. Le contrat peut être déposé sous forme d'extrait, limité aux mentions permettant d'identifier les parties, la marque et la portée de la licence, ce qui évite de divulguer les conditions financières. Désignez au contrat la partie chargée d'accomplir la formalité et fixez-lui un délai, faute de quoi personne ne la réalise.

Une licence non inscrite reste un accord privé : les tiers, eux, ne lisent que le registre.
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Durée, résiliation et sort des stocks

La durée de la licence ne peut excéder celle des droits sur la marque, mais rien n'interdit de l'aligner sur les périodes de renouvellement. Distinguez la durée initiale, les conditions de reconduction et le préavis de non-renouvellement.

La clause de résiliation doit énumérer les manquements graves : défaut de paiement des redevances, non-respect des standards de qualité, atteinte à l'image, changement de contrôle du licencié. Prévoyez également le sort des stocks à l'issue du contrat. Une période d'écoulement de 3 à 6 mois, assortie du maintien des obligations de qualité et du paiement des redevances, évite au licencié une perte sèche et au titulaire une liquidation désordonnée de produits marqués.

Erreurs fréquentes et points de vigilance

• Renvoyer à « la marque X » sans numéro d'enregistrement : le périmètre devient discutable dès le premier litige.
• Confondre exclusivité et interdiction d'exploiter : le titulaire reste libre d'exploiter s'il ne s'y est pas expressément interdit.
• Omettre le sort des noms de domaine et comptes sociaux ouverts par le licencié sous la marque.
• Négliger l'inscription à l'INPI, formalité peu coûteuse dont l'absence prive la licence d'opposabilité.
• Rester silencieux sur l'action en contrefaçon, ce qui laisse le licencié sans recours direct.

FAQ

Une licence de marque doit-elle obligatoirement être écrite ?

Oui. Le code de la propriété intellectuelle impose un écrit à peine de nullité. Un accord verbal ou une simple tolérance d'usage ne constitue pas une licence opposable et fragilise la position des deux parties.

Le licencié peut-il agir seul en contrefaçon ?

Pas par principe. Sauf stipulation contraire du contrat, le licencié doit obtenir le consentement du titulaire. Le licencié exclusif peut agir après mise en demeure restée sans effet du titulaire. La clause contractuelle prime, d'où l'intérêt de la rédiger.

Que risque-t-on à ne pas inscrire la licence à l'INPI ?

La licence reste valable entre les parties mais devient inopposable aux tiers. Un acquéreur de la marque ou un créancier peut ignorer les droits du licencié, et la participation de ce dernier à une action en contrefaçon devient incertaine.

Comment fixer le taux de redevance ?

Le taux dépend de la notoriété de la marque, du secteur, de l'exclusivité concédée et des investissements marketing supportés par chaque partie. La négociation porte autant sur le taux que sur l'assiette retenue et sur l'existence d'un minimum garanti.

Peut-on concéder une licence sur une marque simplement déposée ?

Oui, mais le contrat doit anticiper le refus d'enregistrement ou une opposition. Prévoyez une condition suspensive ou un mécanisme de révision des redevances tant que la marque n'est pas définitivement enregistrée.

Pour aller plus loin

Article L714-1 du Code de la propriété intellectuelle - Légifrance

Inscrire un événement au registre national des marques - INPI

La marque après son dépôt - INPI

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