Contrat de licence de marque entre soi-même et sa société : précautions

Sommaire

Pourquoi concéder sa marque personnelle à sa propre société ?

Ce que doit prévoir le contrat de licence

Convention réglementée : la procédure selon la forme sociale

Fixer une redevance au prix de marché

Fiscalité des redevances pour la société et le dirigeant

FAQ

Pour aller plus loin

Pourquoi concéder sa marque personnelle à sa propre société ?

Le contrat de licence de marque entre soi-même et sa société permet au dirigeant de rester propriétaire de la marque tout en autorisant la société à l'exploiter contre une redevance. Cette situation se rencontre lorsque le fondateur a déposé la marque à son nom avant de créer la société, ou lorsqu'il veut la conserver hors du patrimoine social.

La licence se distingue de la cession. Dans une cession, la propriété de la marque passe à la société. Dans une licence, le dirigeant reste titulaire et accorde un droit d'usage, exclusif ou non, comme le prévoit l'article L714-1 du Code de la propriété intellectuelle.

Ce choix produit trois effets pour le dirigeant :
- Patrimoine : la marque reste hors de l'actif de la société.
- Revenu : la redevance s'ajoute à sa rémunération de mandataire.
- Cession des titres : la marque peut être vendue séparément ou concédée au repreneur.

Toutefois, le dirigeant signe des deux côtés du contrat, comme titulaire de la marque et comme représentant de la société. Ce conflit d'intérêts explique l'encadrement juridique et fiscal décrit ci-dessous.

Ce que doit prévoir le contrat de licence

Le contrat écrit est la seule preuve des conditions accordées à la société. Sans écrit, la société exploite la marque sans titre clair, et la redevance versée perd sa base contractuelle en cas de contrôle.

La clause de cession conditionne la reprise : l'acquéreur des titres voudra savoir s'il conserve l'usage de la marque, pour quelle durée et à quel prix.

Inscrire le contrat de licence de marque à l'INPI

L'article L714-7 du Code de la propriété intellectuelle impose d'inscrire la licence au Registre national des marques, tenu par l'INPI. Sans inscription, la licence n'est pas opposable aux tiers : elle lie le dirigeant et la société, mais un tiers peut l'ignorer.

Les clauses d'exclusivité, de durée et de cession déterminent la valeur de la marque lors d'une future opération sur la société.
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Convention réglementée : la procédure selon la forme sociale

La licence conclue entre le dirigeant et sa société est une convention réglementée, c'est-à-dire un accord entre la société et l'un de ses dirigeants ou associés, soumis au contrôle des associés. La procédure dépend de la forme sociale.

En SAS, la procédure vise les conventions conclues avec le président, un dirigeant ou un associé disposant de plus de 10 % des droits de vote. Le dirigeant titulaire de la marque entre donc dans ce champ.

Dans les sociétés unipersonnelles, la procédure se réduit à une mention écrite. Elle reste utile, car elle date la convention et prouve sa formalisation en cas de contrôle fiscal.

Fixer une redevance au prix de marché

La redevance doit correspondre à ce qu'une entreprise indépendante paierait pour exploiter la même marque : c'est le critère du prix de marché.

La méthode usuelle fixe un pourcentage du chiffre d'affaires réalisé avec la marque. Ce pourcentage se justifie par une étude de comparables, c'est-à-dire des licences conclues entre entreprises sans lien entre elles, ou par une évaluation de la marque. Ce dossier se conserve avec le contrat.

Une redevance excessive expose à deux risques distincts :
- Risque fiscal : l'administration peut qualifier la fraction excessive d'acte anormal de gestion, soit une dépense contraire à l'intérêt de la société. Cette fraction n'est alors pas déductible du résultat.
- Risque pénal : la redevance peut caractériser un abus de biens sociaux (article L241-3 du Code de commerce pour la SARL, articles L242-6 et L244-1 pour la SAS), soit l'usage des biens de la société dans l'intérêt personnel du dirigeant.

L'approbation des associés ne remplace pas cette justification : elle formalise la convention, mais ne démontre pas que le prix correspond au marché.

La justification documentaire de la redevance détermine la solidité du montage en cas de contrôle fiscal.
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Fiscalité des redevances pour la société et le dirigeant

Pour la société, la redevance versée au prix de marché est une charge déductible du résultat imposable. Seule la fraction conforme au marché bénéficie de cette déduction.

Pour le dirigeant qui n'exploite pas lui-même la marque à titre professionnel, les redevances sont imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, en application de l'article 92 du CGI. Elles s'ajoutent à ses autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu.

Ainsi, l'équilibre fiscal du contrat de licence de marque entre soi-même et sa société repose sur trois éléments cohérents entre eux : un contrat écrit inscrit à l'INPI, une procédure de convention réglementée respectée et une redevance justifiée par des données de marché.

FAQ

Peut-on concéder sa marque à sa société sans contrat écrit ?

Ce n'est pas recommandé. Le contrat écrit fixe et prouve les conditions de la licence, et sans lui la redevance versée est difficile à justifier en cas de contrôle.

Faut-il inscrire la licence à l'INPI ?

Oui, pour la rendre opposable aux tiers. L'article L714-7 du Code de la propriété intellectuelle impose son inscription au Registre national des marques.

La procédure de convention réglementée s'applique-t-elle en SASU ?

Oui, sous une forme allégée. La convention conclue entre la société et son dirigeant est seulement mentionnée au registre des décisions.

Comment justifier le montant de la redevance ?

Par une étude de comparables ou une évaluation de la marque. La redevance prend généralement la forme d'un pourcentage du chiffre d'affaires réalisé avec la marque.

Comment sont imposées les redevances chez le dirigeant ?

Elles relèvent des bénéfices non commerciaux (article 92 du CGI) lorsque le dirigeant n'exploite pas lui-même la marque à titre professionnel.

Pour aller plus loin

Article L714-7 du Code de la propriété intellectuelle : inscription au Registre national des marques - Légifrance

Inscrire un événement au Registre national des marques - INPI

Article L227-10 du Code de commerce : conventions réglementées dans les SAS - Légifrance

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